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案例评析——唐某诉吴某外观专利侵权案
――浅谈外观专利侵权认定中的几个法律问题
田明 北京京鼎律师事务所律师
［摘要］
在进行外观设计专利侵权认定时，首先要确定外观设计专利权人是谁，专利权是否仍在法律保护期内。然后，确定该外观设计专利的保护范围是什么，什么时候取得的专利权，被控侵权的产品是否构成侵权。如果构成侵权的话，最后再根据具体案情确定侵权的具体损害赔偿数额。
［关键词］ 外观设计专利权，保护范围，保护期，生效日，侵权认定
[案情简介]
原告：唐某
被告：吴某
案由：外观设计专利侵权纠纷案 原告在起诉状中诉称：原告于2001年9月7日申请了"电池标贴"的外观设计专利，该专利于2003年3月20日被专利局公告授予专利权。被告未经许可，销售了原告的外观专利产品，并于2002年2月3日被技术监督局查封了500件。原告要求1、停止侵权，销毁侵权产品；2、赔偿损失20万元人民币；3、承担本案诉讼费用。
笔者作为被告的代理律师，在答辩书中辩称：被告的行为不构成侵权，不应承担侵权赔偿责任，理由主要有以下几点：
一、原告的外观专利授权日是2003年3月20日，而被告销售被控侵权的产品却是在该授权公告日之前。在原告取得该外观设计专利权之前，被告所销售的被控侵权产品就已经被当地的技术监督局所查封，而法院保全的证据也是从被查封的样品中所抽取的样品。因此，在原告取得专利授权之前是不享有外观设计专利权的，被告的行为也不构成侵权。
二、在原告申请该外观设计专利之前，河北、内蒙古自治区已经有相同的和相近似的外观设计产品在公开使用，原告的外观专利不具有新颖性。1、在申请日前国内公开使用的绿色"YEM
П NOH"牌电池的电池标贴与本案的外观设计专利的外观完全相同；2、在该外观专利申请日前国内公开使用绿色"PAN
Д EP"牌电池的电池标贴与本案的外观设计专利相近似。因此，被告所销售的电池的标贴是原告外观专利申请日之前社会公知的外观设计，被告的行为不构成侵权。
三、原告的外观设计专利产品是电池标贴，而非电池，被告所销售的是电池，而非电池标贴。况且，被告只是电池的零售商，不是电池标贴的生产商，也不是电池标贴的销售商，更不是电池的生产商。所以，被告的行为不构成侵权。
四、原告不是该外观设计专利的真实设计者
根据被告所申请的外观设计产品图片及专利公告上所记载的内容，由其申请的外观设计产品涉及一种电池标贴，电池标贴上的说明性文字是俄语，商标也是俄语商标，只有电池的厂家是用英语标明，厂家是一家美国的公司（Energo
Lux Inc. USA）。根据电池标贴上所记载的内容，可以看出该电池是由美国Energo Lux 公司生产的电池产品，主要销往俄罗斯、独联体、蒙古的市场。电池上明明写着电池的生产厂家是美国Energo
Lux 公司，电池的商标"YEM П NOH"也是别人的商标，怎么会是原告自己生产的专利产品呢？
五、被告不应承担侵权赔偿责任
被告对于该电池标贴已被申请外观专利一事毫不知情，主观上没有过错，且被告是从北京某市场的一个经销商处批发的电池，根据《专利法》第六十三条第二款之规定，也不应承担赔偿责任。
综上所述，被告认为，原告起诉被告构成专利侵权毫无事实和法律依据，不同意原告的诉讼请求。
[法院审理及结果]
内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院于2002年4月初立案，根据原告的申请立即采取证据保全措施。被告在收到起诉状之日起15日内向专利复审委员会提出宣告该外观专利无效的申请，并向法院提出了中止诉讼的申请。法院根据被告的申请裁定中止诉讼。
由于被告在所提交证据的形式上所存在的问题，对其本来十分有利的证据未被专利复审委采纳。专利复审委员会在两次口头审理后，作出 "专利无效宣告审查决定"维持该外观专利权有效。呼和浩特市中级人民法院在得知专利复审委的决定后，于2003年11月14日开庭审理了此案。庭审结束后，法庭采纳了被告的答辩意见，认为被告的行为尚未构成侵权，并建议原告方撤诉。双方当事人经过协商达成和解协议，原告当庭提出撤诉，被告也不再就专利复审委的决定提出上诉。此案以双方和解、原告撤诉而告终。
[评析]
此案虽然是以双方和解，原告撤诉结案，但笔者认为此案涉及的许多有关外观设计专利侵权的法律问题，值得进一步做些探讨，供大家参考。
一、外观设计专利权的保护范围问题
根据《专利法》第56条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。笔者认为在理解该条时应注意以下几点：
1)根据以上法律规定，也就是说外观设计专利权的范围是以表示在图片或照片中的该外观设计产品的外观设计为准。而外观设计的简要说明则可以用于理解该外观设计的保护范围。
2)目前在司法实践中，法院一般都要求权利人提交其外观设计的"设计要点图"，用以说明其外观设计保护的独创部位及内容。如果外观设计专利权人在申请外观设计时向专利局提交了"设计要点图"，则法院可以依据该专利的专利档案认定其外观设计的要点。之所以这样要求，是因为现实社会中，一项产品的外观完通常是在现有的外观基础上进行改进而来，既然是改进而来，那么其保护范围就不应延伸到该外观设计专利申请日前已有的公知设计内容。另外，对于仅起功能、效果作用，而消费者在正常使用中看不见或者不对产品产生美感作用的设计内容，也不应列入外观设计的保护范围内。所以在确定一项外观设计专利的保护范围时，应根据产品的特点及其外观设计要点，排除不应受保护的设计部分，从而正确确定其应受法律保护的独创部位及内容。
3)对于外观设计专利权要求保护色彩的，在确定其保护范围时有一个问题，如何理解对色彩的保护。如果色彩对于该项外观设计来说是必不可少的，也就是说设计的要点就是色彩的设计，要保护的也是色彩，则应当将色彩作为限定该外观设计专利权保护范围的要素之一。如果该外观设计产品的形状、图案或两者的组合已经是一项新的设计，即使不考虑色彩的设计，也可以授予外观专利权，而色彩只是使用其更加具有美感的话，则不能认为因其要求保护色彩而使其外观设计专利的保护范围缩小。
二、外观设计专利权的内容及对他人享有禁止权的范围问题
《专利法》第11条第二款的规定：外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经原告许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。可见，外观设计专利权的内容与发明和实用新型专利权的内容有所不同。
对于外观设计专利权而言，权利人可以自己实施专利，也可以许可他人实施其专利，同时有权禁止他人未经其许可以生产经营目的的制造、销售、进口其外观设计专利产品的权利。而对于已经制造并销售的涉嫌侵犯外观专利权的产品而言，并没有禁止他人使用的权利。对于发明和实用专利来说，权利人有权禁止任何单位或者个人未经其许可，不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。显然发明和实用新型专利权的禁止权的范围要广于外观设计专利权的禁止权的范围。
三、外观专利权的有效期及保护限的问题
外观设计专利权的生效日与申请日是两个不同的时间，其代表的意义也是不同的，所引起的法律效果也是不一样的，有时甚至是判断是否构成专利侵权的关键所在。申请日是申请人向专利局正式递交外观设计专利申请的时间。而生效日是经过专利局的审查，授权该项外观设计专利申请专利权并向社会公告的时间。外观设计专利权的期限为十年，自申请日开始算。而外观设计专利权的生效日是晚于申请日的，是授权公告之日。只有当一项外观设计专利经过授权公告，社会公众才可能知道该项外观设计取得专利权，未经权利人的许可，他人是不得以生产经营为目的实施该项外观设计专利。在此之前，该项外观设计是不享有专利权的，社会公众也是不可能知道该项外观设计会一定取得专利权的。因此，在外观设计的申请日到授权日这段时间，该项外观设计是不受专利法保护的，也不存在专利侵权的问题。当然，这里说不受专利法保护，不等于不受其他法律的保护。比如说，如果该项外观设计同时是一项作品的话，则可以受《著作权法》的保护，如果该项外观设计已经申请并取得商标权的话，则又受《商标法》的保护，如果该项外观设计是一项知名商品的特有包装、装潢的话，则还受《反不正当竞争法》的保护。
《专利法》第十三条规定，只有对发明专利，在其公开之后，授权之前，申请人才可以向使用人要求支付适当的费用。需要注意的是，这里说的是适当的费用，而不是专利使用费，因为这里它仅是一项发明专利申请，还不是一项法律意义上的发明专利。
就本案而言，原告的专利权自2002年3月20日生效，受专利法保护，但专利权的保护期限却自申请日也就是2001年9月7日起开始算。而被告的销售行为是在原告的外观专利取得授权之前，在该专利授权之后被告未再有销售行为，所以被告的行为不构成侵权。
四、外观设计专利侵权的认定问题
结合笔者几年来代理专利纠纷案件的经验，笔者认为，法院在审理外观专利侵权纠纷和进行外观设计专利侵权认定时，一般要考虑以下几个问题：
1、首先，要根据专利证书、专利授权公告、专利登记薄、原告的主体资格证明等文件对专利权的主体予以确认，看看原告是否是合格的专利权人。
2、其次、要对专利权的有效性予以确认，确认该专利权是否仍然处于专利权有效期内，受法律的保护。
3、然后，要根据专利授权时的公告确定外观设计专利产品是什么？被控涉嫌侵权的产品是否与外观专利产品相同或相近似？
外观设计专利侵权判定中，应当首先审查被控侵权产品与专利产品是否属于同类产品。不属于同类产品的，不构成侵犯外观设计专利权。
审查外观设计专利产品与侵权产品是否属于同类产品，应当参照外观设计分类表，并考虑商品销售的客观实际情况，对是否属于同类产品作出认定。
同类产品是外观设计专利侵权判定的前提，但不排除在特殊情况下，类似产品之间的外观设计亦可进行侵权判定。
4、接下来，然后要确定外观设计专利产品的具体保护的设计范围是什么？设计要点是什么？被控涉嫌侵权的产品的外观设计是否与外观专利产品的设计相同或相近似？
(1)外观设计产品中的某些部分的设计是不受保护的，要予以排除。首先要排除申请日以前以有的公知的外观设计部分，其次，还要排除因产品功能而决定的外观设计部分，然后还要排除产品内部不可见部分的设计。
(2)经过上一步的排除后，结合专利权人提交或专利档案中记载的"设计要点图"，可以确定该外观设计专利的主要设计部位是什么，也就是要重点保护的范围是什么。
(3)将被控侵权的产品的外观设计与该外观专利产品的设计相比较，判断两者是否相同可相近似。
在具体判断时，应当以普通消费者的审美观察能力为标准，不应当以该外观设计专利所属领域的专业技术人员的审美观察能力为标准。这里的普通消费者作为一个特殊消费群体，是指该外观设计专利同类产品或者类似产品的购买群体或者使用群体。需要注意的是，在对被控侵权产品与专利产品的外观设计进行对比，应当进行整体观察与综合判定，看两者是否具有相同的美感；比较的重点应当是专利权人独创的富于美感的主要设计部分（要部）与被控侵权产品的对应部分，看被告是否抄袭、模仿了原告的独创部分。
1)相同的判断：如果两者的形状、图案、色彩等主要设计部分（要部）相同，则应当认为两者是相同的外观设计;
2)相近似的判断：如果构成要素中的主要设计部分(要部)相同或者相近似，次要部分不相同,则应当认为是相近似的外观设计;
如果两者的主要设计部分（要部）不相同或者不相近似,则应当认为是不相同的或者是不相近似的外观设计。
司法实践中，对要求保护色彩的外观设计，应当先确定该外观设计的形状是否属于公知外观设计，如果是公知的，则应当仅对其图案、色彩作出判定；如果形状、图案、色彩均为新设计，则应当以形状、图案、色彩三者的结合作出判定。
5、经过前期的分析，若两者产品相同，外观设计相同或相近似，或两者产品相近似，外观设计相同或相近似，则构成侵权。否则，两者的产品不相同或不相近似，或外观设计不相同或不相近似，则不构成侵权。
五、如何确定外观设计专利侵权的损害赔偿数额问题
外观设计专利侵权纠纷中，在确定被控涉嫌侵权产品构成侵犯权利人的外观设计专利后，才能考虑如何确定损害赔偿额和问题。
根据现有的法律规定和司法实践，一般有四种方法：一是根据专利权人因被告侵权所受到的损失确定；二是根据侵权人因专利侵权所取得的利益来确定损害赔偿额；三是按专利使用许可费的合理倍数确定损害赔偿额；四是在前几种方法都难以确定损害赔偿额的情况下，由法院根据案件的具体情况酌情确定损害赔偿的具体数额。但是在实际操作中，专利侵权的损害赔偿额的确定仍然是双方当事人争议的焦点，也是法院审理案件的一个难点。
《专利法》第六十条规定：侵犯专利权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。
最高人民法院的司法解释《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条进一步规定：人民法院依照专利法第五十七条第一款的规定追究侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人的请求，按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定赔偿数额。
权利人因被侵权所受到的损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。
权利人销售量减少的总数难以确定的，侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的损失。
侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。
本案中，虽然此案被告的行为没有构成专利侵权。但如果一旦构成侵权的话，则损害赔偿额的确定肯定是双方争议的一个焦点。还有一个问题，对于类似于电池标贴的这类用于其他产品上的标贴、或者产品包装盒、包装袋、容器、或者产品的一个部件，在确定损害赔偿额时，如何确定。都将是法官面临的一个难题。笔者认为，如果遇到类似问题，应根据外观设计专利产品在整个产品中的地位和作用来考虑，这样会更公正一些。
六、外观设计专利侵权诉讼中的中止问题
在专利侵权纠纷中，被告向专利复审委员会提出涉案专利的无效宣告申请是常常采用的一种策略。也是被告经常采用的一个抗辩理由。最高人民法院的司法解释《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条规定：民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。该条中，同时规定了几种例外情况：即具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：
（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；
（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；
（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；
（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。
该司法解释第十条规定：人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。同时该司法解释第十一条规定：人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。
本案中，被告在答辩期内及时向专利复审委员会提出了宣告原告外观专利无效的申请，并申请法院中止审理。法院在考虑到该专利是一项外观专利，而外观专利只经过形式审查，很有可能被宣告无效，因此根据相关的法律规定和司法解释，裁定中止本案的审理。在复审委作出决定后，法院又恢复了案件的审理。法院的这种做法应该是正确的。
七、外观专利无效宣告中的公知公用的举证问题
我们知道，发明和实用新型专利应具有三性，新颖性、创造性和实用性，外观设计专利应具有新颖性。专利在宣告专利无效中，论述其无新颖性是常常采取的一个策略。而要说明专利不具有新颖性，则要举出相应的证据加以证明申请日前国内外公开出版物已经公开，或在国内已经公开使用，或以其他方式为公众所知。在专利无效宣告过程中，对于国内外公开出版物的公开是比较容得认定的，而对于公开使用的认定是比较困难的。因为人们通常不会保留公开使用的证据，这就给以后的取证和举证带来了相应的难度。即使保留有或后来收集到部分公开使用的证据，而请求人要证明这些证据足以证明该项外观设计在申请日前公开使用的事实也是有一定难度的。有时候，复审委的审查员也知道有些外观专利不具有新颖性，可申请人就是找不到相关的出版物加以证明，而公开使用的证据就更难找，即使有一些合同、证人证言、发票等证据，但按复审委的观点来看还是不夠充分。
所以，要想成功宣告一项外观专利无效，最好能找到申请日前国内外公开出版物公开发表该项外观设计的证据材料。不然的话，关于申请日前公开使用的证据材料则一定要准备充分，各个证据能互相印证，形成一个完整的证据链，这样宣告无效成功的可能性才比较大。
以上简单谈了谈外观设计专利侵权纠纷中经常会遇到的一些问题，其实每个问题再深入来谈，还会有很多要探讨的内容。笔者的看法也仅是代表个人的观点，希望大家批评指正。
参考文献：《专利侵权判定实务》，程永顺主编，法律出版社2002年3月出版
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